8 августа 2014 года Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вынес Постановление (копия) по делу СИП-141/2014, отменив решение Суда по интеллектуальным правам (принятое им в качестве суда первой инстанции). СИП таким образом признал недействительным решение (копия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.12.2013 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399825.
Данное дело примечательно своей историей и является классическим примером возможного развития событий, когда не уделяется должного внимания юридическому оформлению активов. Ситуация в высшей степени поучительна, и по возможности лучше учиться на чужих ошибках, но обо всём по порядку.
Хронология
В 2008 году ИП Жданов А.П. подал заявку на регистрацию товарного знака в виде словесного обозначения "УЗОЛЬСКАЯ" в отношении товаров 32 класса МКТУ. Через некоторое время, 01.02.2010 по данной заявке был зарегистрирован товарный знак № 399825. Чуть позже, 21.05.2010 ИП Жданов А.П. передал исключительное право на указанный товарный знак юридическому лицу ООО "Вода Узольская" на основании договора отчуждения исключительного права.
А вот ЗАО "Софийское" посчитало, что предоставление правовой охраны обозначению "Узольская" нарушает его права.
Дело в том, что ЗАО "Софийское" использовало обозначение "Узольская" задолго до даты приоритета товарного знака № 399825. То есть, ЗАО "Софийское" использовало это обозначение, маркировало свои товары им задолго до дня когда ИП Жданов А.П. подал заявку на регистрацию обозначения. Это подтверждается перечнем документов, представленных ЗАО "Софийское" при рассмотрении жалобы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, среди которых:
- копии договоров и накладных о поставке продукции "вода газированная "Узольская" с 2004 года;
- свидетельство на воду "Узольская" о соответствии санитарно-гигиеническим нормам от 2006 года;
- копию сертификата Нижегородской ярмарки;
- копии внутренних документов, в том числе документы складского учёта и иные доказательства.
При этом, как оказалось, согласно материалам дела А43-18750/2012 и что находит отражение в решении Палаты по патентным спорам, ЗАО "Софийское" сотрудничало с ООО "Акватех НН", одним из учредителей которого был как раз ИП Жданов А.П. (посмотреть выписку из ЕГРЮЛ).
Таким образом, вырисовывается следующая картина:
- С начала 2000-х ЗАО "Софийское" делает приготовления и начинает фактически использовать обозначение "Узольская" не позднее 2004 года, энергично вкладывается в развитие бренда, активно завоёвывает рынок;
- 01.11.2008 ЗАО "Софийское" и ООО "Акватех НН" заключают договор о совместной деятельности;
- 11.11.2008 ИП Жданов А.В., бывший соучредитель ООО "Акватех НН", подаёт заявку на регистрацию обозначения "УЗОЛЬСКАЯ" в качестве товарного знака;
- ИП Жданов А.В. передаёт ООО "Вода Узольская" исключительное право на указанный товарный знак.
И это очень неловкий момент, когда организация, изначально вложившая огромное количество сил, средств и времени для признания своей продукции, не может использовать собственноручно разрекламированное обозначение, которое зарегистрировал более предприимчивый "партнёр". Что поделать - реалии бизнеса, случай совершенно не единичный.
Рассмотрение спора
Роспатент, анализируя действия ИП Жданова А.В. и ООО "Вода Узольская" пришёл к выводу о том, что:
На основании изложенного до даты приоритета (11.11.2008) оспариваемого товарного знака обозначение «Узольская» использовалось ЗАО «Софийское» для индивидуализации товаров, относящихся к 32 классу МКТУ. Таким образом, на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «УЗОЛЬСКАЯ» на имя иного лица (ИП Жданова А.П.) регистрация такого товарного знака вводила потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а следовательно, была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
При этом в решении также было указано:
Согласно материалам и незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака между ЗАО «Софийское» и ООО «АкваТех НН» был заключен договор о совместной деятельности, касающийся производства и бутилирования воды «Узольская». При этом одним из учредителей ООО «АкваТех НН» является Жданов А.П. Таким образом, исходя из указанных взаимоотношений сторон спора, а также их местоположения в одном регионе, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, упомянутое лицо не могло не знать о существовании ЗАО «Софийское» и о продвигаемой им продукции – воды – под обозначением «Узольская». В этой связи довод правообладателя о том, что ЗАО «Софийское» намерено воспользоваться плодами работы правообладателя, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.
Разумеется, правообладатель товарного знака не был доволен таким решением, и решил его обжаловать.
Суд по интеллектуальным правам, рассматривая заявление ООО "Вода Узольская" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, оставил обжалуемое решение в силе, указав, что:
Роспатентом обоснованно сделан вывод о том, что ЗАО «Софийское» использовало обозначение «УЗОЛЬСКАЯ» в отношении товаров 32 класса МКТУ задолго до даты приоритета спорного товарного знака, поставляя товары, маркированные названным обозначением различным лицам, которые, в свою очередь, реализовывали эти товары конечным потребителям на территории Российской Федерации.
Кроме того судом установлено, что до даты приоритета словесного обозначения «УЗОЛЬСКАЯ», между ЗАО «Софийское» и ООО «АкваТех НН» был заключён договор о совместной деятельности от 01.11.2008, касающийся производства и бутилирования воды «Узольская». При этом одним из учредителей ООО«АкваТех НН» являлся Жданов Алексей Павлович, который в дальнейшем в 2010 году зарегистрировал на своё имя товарный знак «Узольская».
Учитывая совокупность названных обстоятельств и приведённых взаимоотношений сторон спора, а также их местоположение в одном регионе, суд первой инстанции соглашается с выводом административного органа о том, что, подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, Жданов А.П. не мог не знать о реализации ЗАО «Софийское» продукции - воды под обозначением «Узольская».
Казалось бы, логичные и закономерные выводы с учётом всего вышеизложенного, никаких дополнительных пояснений тут не требуется.
Однако Президиум СИПа, рассматривая дело в качестве суда кассационной инстанции, пришёл к несколько иным выводам.
В Постановлении указано, что норма п. 3 ст. 1483 ГК РФ должна применяться, когда само обозначение в силу определённых признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя, а суд первой инстанции, как и Федеральная служба по интеллектуальной собственности неправильно применили указанную норму. И, следовательно:
Роспатент исходил исключительно из того, что спорное обозначение до даты регистрации использовалось иным производителем. Однако данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Каких-либо доказательств наличия сложившихся у потребителя ассоциаций с конкретным производителем на момент регистрации товарного знака не имелось; обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к используемому обозначения ни Роспатентом, ни судом не устанавливались.
Выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер, и основаны на документально не подтвержденном допущении об осведомленности потребителя о производителе воды «УЗОЛЬСКАЯ», действовавшего на рынке до приоритета спорного товарного знака.
Иными словами, по мнению Президиума Суда по интеллектуальным правам, ЗАО "Софийское" должно было представить сведения, подтверждающие факт широкой осведомлённости потребителей о воде "Узольская", что позволило бы сделать вывод о нарушении п. 3 ст. 1483 ГК РФ при регистрации обозначения "УЗОЛЬСКАЯ" в качестве товарного знака. Соответственно, при отсутствии подобных сведений, Президиум СИПа посчитал выводы Роспатента необоснованными.
Вместе с тем, логично, что вопрос о нарушении антимонопольного законодательства на предмет недобросовестной конкуренции не рассматривался, поскольку это не входит в полномочия Роспатента. Вполне возможно, что в ближайшее время ЗАО "Софийское" обратится в антимонопольный орган (ФАС), и достаточно велика вероятность того, что действия ООО "Вода Узольская" и ИП Жданова А.П. будут признаны недобросовестной конкуренцией.
Дополнение от 02.01.2015
29.12.2014 определением Верховного Суда РФ было отказано в передаче кассационной жалобы Роспатента для рассмотрения в Судебной коллегии Верховного Суда РФ в порядке кассационного производства с указанием:
Важное значение для обеспечения баланса прав сторон по такого рода спорам имеет проверка такого критерия как возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. В данном случае суд кассационной инстанции указал на то, что выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и основаны на документально не подтвержденном допущении об осведомленности потребителя о производителе воды «Узольская», действовавшем на рынке до приоритета спорного товарного знака.
Мораль истории
Как уже отмечалось, сложившая ситуация является классической и обыденной. Подобное характерно не только для РФ и "российского бизнеса", а применяется во всём мире. Именно поэтому сейчас компании всё чаще стараются сразу подавить возможное развитие таких сценариев, для чего регистрируют товарные знаки, а иногда выстраиваются целые стратегии по созданию эффективной "многослойной" защиты своих используемых обозначений. Регистрация многократно дешевле, нежели потенциальный судебный процесс с более расторопным конкурентом. Кроме того, любой судебный процесс подразумевает полное отсутствие гарантий. То есть, исход спора с некоторой вероятностью всегда непредсказуем, а потому восстановить нарушенное право и наказать хитрого конкурента может и не выйти.
Таким образом, универсальный совет: регистрируйте свои обозначения как товарные знаки, чтобы не попадать в неловкие ситуации. В противном случае Ваше обозначение может зарегистрировать кто-нибудь другой в ущерб Вашим интересам.
