Вода "Узольская" или регистрируйте свои обозначения заблаговременно

8 августа 2014 года Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вынес Постановление (копия) по делу СИП-141/2014, отменив решение Суда по интеллектуальным правам (принятое им в качестве суда первой инстанции) и признав недействительным решение (копия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.12.2013 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399825 недействительным полностью.

Данное дело примечательно своей историей, в связи с чем выводы Президиума СИПа весьма интересны, но, как говорится, обо всём по порядку.

В 2008 году ИП Жданов А.П. подал заявку на регистрацию товарного знака в виде словесного обозначения "УЗОЛЬСКАЯ" в отношении товаров 32 класса МКТУ. 01.02.2010 был зарегистрирован по данной заявке товарный знак № 399825. Чуть позже, 21.05.2010 ИП Жданов А.П. передал исключительное право на товарный знак ООО "Вода Узольская" на основании договора отчуждения исключительного права.

Вместе с тем, как оказалось, подобное развитие событий, а именно предоставление правовой охраны обозначению "Узольская", по мнению ЗАО "Софийское", нарушает его права.

Дело в том, что ЗАО "Софийское" использовало обозначение "Узольская" задолго до даты приоритета товарного знака № 399825, т.е. дня когда ИП Жданов А.П. подал заявку на регистрацию обозначения, что подтверждается перечнем документов, представленных ЗАО "Софийское" при рассмотрении жалобы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, среди которых: договоры о поставке продукции "вода газированная "Узольская" с 2004 года, свидетельство на воду "Узольская" о соответствии санитарно-гигиеническим нормам от 2006 года и другие.

При этом, как оказалось, согласно материалам дела А43-18750/2012 и что находит отражение в решении Палаты по патентным спорам, ЗАО "Софийское" сотрудничало с ООО "Акватех НН", одним из учредителей которого был как раз ИП Жданов А.П. (посмотреть выписку из ЕГРЮЛ).

Таким образом, вырисовывается следующая картина:

  • С начала 2000-х ЗАО "Софийское" делает приготовления и начинает фактически использовать обозначение "Узольская" не позднее 2004 года;
  • 01.11.2008 ЗАО "Софийское" и ООО "Акватех НН" заключают договор о совместной деятельности;
  • 11.11.2008 ИП Жданов А.В., бывший соучредитель ООО "Акватех НН", подаёт заявку на регистрацию обозначения "УЗОЛЬСКАЯ" в качестве товарного знака;
  • ООО "Вода Узольская" получает исключительное право использование обозначения "УЗОЛЬСКАЯ".

И это очень неловкий момент, когда организация, изначально вложившая огромное количество сил, средств и времени для признания своей продукции, не может использовать собственноручно разрекламированное обозначение, которое зарегистрировал более предприимчивый "партнёр". Что поделать - реалии бизнеса, случай совершенно не единичный.

Роспатент, анализируя действия ИП Жданова А.В. и ООО "Вода Узольская" пришёл к выводу о том, что:

На основании изложенного до даты приоритета (11.11.2008) оспариваемого товарного знака обозначение «Узольская» использовалось ЗАО «Софийское» для индивидуализации товаров, относящихся к 32 классу МКТУ. Таким образом, на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «УЗОЛЬСКАЯ» на имя иного лица (ИП Жданова А.П.) регистрация такого товарного знака вводила потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а следовательно, была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом в решении также было указано:

Согласно материалам и незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака между ЗАО «Софийское» и ООО «АкваТех НН» был заключен договор о совместной деятельности, касающийся производства и бутилирования воды «Узольская». При этом одним из учредителей ООО «АкваТех НН» является Жданов А.П. Таким образом, исходя из указанных взаимоотношений сторон спора, а также их местоположения в одном регионе, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, упомянутое лицо не могло не знать о существовании ЗАО «Софийское» и о продвигаемой им продукции – воды – под обозначением «Узольская». В этой связи довод правообладателя о том, что ЗАО «Софийское» намерено воспользоваться плодами работы правообладателя, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Разумеется, правообладатель товарного знака не был доволен таким решением, и решил его обжаловать.

Суд по интеллектуальным правам, рассматривая заявление ООО "Вода Узольская" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, оставил обжалуемое решение в силе, указав, что:

Роспатентом обоснованно сделан вывод о том, что ЗАО «Софийское» использовало обозначение «УЗОЛЬСКАЯ» в отношении товаров 32 класса МКТУ задолго до даты приоритета спорного товарного знака, поставляя товары, маркированные названным обозначением различным лицам, которые, в свою очередь, реализовывали эти товары конечным потребителям на территории Российской Федерации.

Кроме того судом установлено, что до даты приоритета словесного обозначения «УЗОЛЬСКАЯ», между ЗАО «Софийское» и ООО «АкваТех НН» был заключён договор о совместной деятельности от 01.11.2008, касающийся производства и бутилирования воды «Узольская». При этом одним из учредителей ООО«АкваТех НН» являлся Жданов Алексей Павлович, который в дальнейшем в 2010 году зарегистрировал на своё имя товарный знак «Узольская».

Учитывая совокупность названных обстоятельств и приведённых взаимоотношений сторон спора, а также их местоположение в одном регионе, суд первой инстанции соглашается с выводом административного органа о том, что, подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, Жданов А.П. не мог не знать о реализации ЗАО «Софийское» продукции - воды под обозначением «Узольская».

Казалось бы, логичные и закономерные выводы с учётом всего вышеизложенного, никаких дополнительных пояснений тут не требуется.

Однако Президиум СИПа, рассматривая дело в качестве суда кассационной инстанции, пришёл к несколько иным выводам.

В Постановлении указано, что норма п. 3 ст. 1483 ГК РФ должна применяться, когда само обозначение в силу определённых признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя, а суд первой инстанции, как и Федеральная служба по интеллектуальной собственности неправильно применили указанную норму. И, следовательно:

Роспатент исходил исключительно из того, что спорное обозначение до даты регистрации использовалось иным производителем. Однако данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Каких-либо доказательств наличия сложившихся у потребителя ассоциаций с конкретным производителем на момент регистрации товарного знака не имелось; обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к используемому обозначения ни Роспатентом, ни судом не устанавливались.

Выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер, и основаны на документально не подтвержденном допущении об осведомленности потребителя о производителе воды «УЗОЛЬСКАЯ», действовавшего на рынке до приоритета спорного товарного знака.

Иными словами, по мнению Президиума Суда по интеллектуальным правам, ЗАО "Софийское" должно было представить сведения, подтверждающие факт широкой осведомлённости потребителей о воде "Узольская", что позволило бы сделать вывод о нарушении п. 3 ст. 1483 ГК РФ при регистрации обозначения "УЗОЛЬСКАЯ" в качестве товарного знака. Соответственно, при отсутствии подобных сведений, Президиум СИПа посчитал выводы Роспатента необоснованными.

Вместе с тем, логично, что вопрос о нарушении антимонопольного законодательства на предмет недобросовестной конкуренции не рассматривался, поскольку это не входит в полномочия Роспатента. Вполне возможно, что в ближайшее время ЗАО "Софийское" обратится в антимонопольный орган (ФАС), и достаточно велика вероятность того, что действия ООО "Вода Узольская" и ИП Жданова А.П. будут признаны недобросовестной конкуренцией.

Дополнение от 02.01.2015: 29.12.2014 определением Верховного Суда РФ было отказано в передаче кассационной жалобы Роспатента для рассмотрения в Судебной коллегии Верховного Суда РФ в порядке кассационного производства с указанием:

Важное значение для обеспечения баланса прав сторон по такого рода спорам имеет проверка такого критерия как возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. В данном случае суд кассационной инстанции указал на то, что выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и основаны на документально не подтвержденном допущении об осведомленности потребителя о производителе воды «Узольская», действовавшем на рынке до приоритета спорного товарного знака.

Мораль истории: регистрируйте свои обозначения как товарные знаки, чтобы не попадать в неловкие ситуации; в противном случае Ваше обозначение может зарегистрировать кто-нибудь другой в ущерб Вашим интересам.

Опубликовано