Одним из самых острых и дискуссионных вопросов является определение судами размера компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. При определении размера указанной компенсации суды вправе самостоятельно устанавливать её размер в весьма широких пределах, установленных законом. Вместе с тем, есть ряд факторов, подлежащих обязательной оценке при разрешении вопроса о размере компенсации, которые влияют как на снижение размера компенсации, так и на удовлетворение исковых требований в полном объёме (при этом следует помнить, что суд не вправе взыскать сумму компенсации выше заявленных исковых требований).
Содержание:
Постановления Пленумов и судебная практика
При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав, суды руководствуются положениями ст. 1252, 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ и разъяснениями, данными в п. 62 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление №10):
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Ранее применялось аналогичное толкование, изложенное в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление 5/29):
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Наглядно такое сравнение можно провести с помощью незамысловатой таблицы:
| Постановление 5/29 | Постановление № 10 |
|---|---|
|
характер допущенного нарушения |
характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.) |
|
срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности |
срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации |
|
характер допущенного нарушения |
характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.) |
|
степень вины нарушителя |
наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно) |
|
наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя |
|
|
|
обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике) |
|
|
являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя |
|
вероятные убытки правообладателя |
вероятные имущественные потери правообладателя |
Очевидно, что перечень критериев, указанных в новом Постановлении №10, является более обширным. Теперь во внимание необходимо принимать:
- наличие вины (а не только степень вины);
- критерии, относящиеся к объекту, права на которые нарушены;
- насколько предпринимательская деятельность нарушителя связана с систематическими нарушениями интеллектуальных прав.
И эти критерии выглядят уместными и рациональными.
Ещё по известному "делу Перекрёстка" была выработана позиция о том, что безвиновная ответственность должна быть минимальной, особенно, если известны другие нарушители исключительного права.
Разумно и то, что нарушение исключительных прав на разные по экономической ценности объекты также должно учитываться судами, и пример с узнаваемостью логичен и понятен. Общеизвестный товарный знак, фонограмма из платинового альбома популярной группы представляют гораздо большую ценность, чем аналогичные, но менее известные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, потому и компенсация должна изменяться соразмерно.
Отдельное одобрение вызывает и то, что в Постановлении №10 допускается учитывать, насколько связана деятельность ответчика с нарушениями интеллектуальных прав. Это может положительно сказаться при борьбе с нарушителями, зарабатывающими на нарушениях исключительных прав. Ранее, в эпоху Постановления 5/29, в качестве обоснования для взыскания компенсации в большем размере могло выступать лишь нарушение исключительного права того же правообладателя, что работало в пользу злостных нарушителей.
Постановление 5/29 применялось десять лет и регулярно использовалось судами в богатой и разнообразной судебной практике. Признание Постановления 5/29 не подлежащим применению Постановлением №10 не отменяет тех выводов, которые были сделаны судами по конкретным делам. Напротив, многие выводы, сделанные судами на основании разъяснений Постановления 5/29, были дополнены, доработаны и вошли в новое Постановление №10, что можно проследить как раз на примере критериев определения размера компенсации.
Эти факторы исследуются в их совокупности в каждом конкретном случае и должны быть в обязательном порядке учтены судом при разрешении вопроса о размере компенсации.
Отдельное внимание следует обращать внимание на обстоятельства, непосредственно влияющие на размер взыскиваемой судом компенсации.
Срок незаконного использования
Срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, бесспорно, является одним из наиболее объективных критериев оценки, поскольку указанный срок можно установить при наличии соответствующих достоверных и допустимых доказательств с весьма высокой точностью, что снижает риск субъективного подхода при оценке данного фактора судом. При этом не вызывает сомнений то обстоятельство, что чем дольше нарушитель нарушал исключительное право правообладателя, тем выше возможные потери правообладателя, и, следовательно, тем больший размер должна иметь присуждаемая судом компенсация.
Так, изменяя решение АС г. Москвы по делу А40-23999/2014 в части размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 9 Арбитражный апелляционный суд указал, что:
Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку уменьшая размер компенсации до его минимального размера 10.000 руб. суд первой инстанции не указал мотивы и не обосновал необходимость уменьшения данной суммы, а, кроме того, не учел длительный срок неправомерного использования товарного знака и не прекращения нарушения ответчиком прав истца до настоящего времени.
Указанным Постановлением 9 ААС изменил размер компенсации с 10 тысяч до 200 тысяч рублей. В данном Постановлении суд также отметил, что ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения, в течение двух лет (длительный срок незаконного использования); не только на сайте, но и в доменном имени, при поставке товара в различные регионы (характер нарушения); не прекратил нарушение после получения претензии истца (наличие вины нарушителя), что и послужило в совокупности основанием для изменения решения в части размера взыскания. Как усматривается из текста судебного акта, суд установил наличие нескольких оснований для взыскания компенсации в большем размере относительно минимально допустимого (10 тысяч рублей согласно ст. 1515 ГК РФ).
Многократное нарушение исключительного права одного правообладателя
Разумеется, если лицо последовательно и неоднократно нарушает исключительное право правообладателя, то репутационные риски правообладателя и потеря доверия потребителей товара или услуги могут быть выше, что, исходя из самой сути компенсации нарушенного права как восстановления имущественного положения, должно отражаться на размере взыскания.
Так, по делу А19-10563/2013 Арбитражный суд Иркутской области установил, что ответчиком был продан товар с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, и кроме того, ответчик неоднократно обращался с коммерческим предложением о регулярных оптовых поставках в адрес других юридических лиц. Отдельно суд указал, что:
При определении размера компенсации суд, учел, в частности, характер допущенного нарушения (неоднократность ввода спорного товара в гражданский оборот (реализация и предложение к продаже)), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности (непрекращение его в период рассмотрения настоящего спора), степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя (негативное отражение продажи контрафактного несертифицированного товара на репутации и коммерческой деятельности истца), и, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает необходимым присудить компенсацию в размере 300 000 руб.
Указанное решение было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, однако было оставлено Четвёртым арбитражным апелляционным судом и Судом по интеллектуальным правам без изменения. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ также было отказано.
Из вышеизложенного следует сделать вывод, что суды единогласно пришли к выводу, что многократность незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (наряду с другими обстоятельствами) может являться существенным основанием для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в полном объёме. При этом примечательно то, что реально зафиксированный факт продажи продукции был осуществлён на сумму 4800 рублей (1.6% от взысканной компенсации).
Вероятные убытки правообладателя
Указанное обстоятельство уже само по себе подразумевает невозможность точной оценки, и необходимость предполагать о том, могли ли быть убытки вообще, и в каком размере. В качестве исходных данных для таких предположений могут использоваться срок неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, характер и способы нарушения, сведения о предпринимательской деятельности нарушителя. Совершенно очевидно, что вероятные убытки правообладателя будут высоки, если нарушитель использует обозначение при осуществлении своей деятельности постоянно (например, в наименовании юридического лица) и ведёт активную предпринимательскую деятельность с многомиллионными оборотами. Справедливо и обратное: в случае однократного нарушения, например, при продаже одной контрафактной закладки стоимостью в 10 рублей, возможные убытки правообладателя от конкретно одного указанного правонарушения минимальны и неумолимо стремятся к нулю.
Наглядным примером является дело А70–7372/2012, рассматривая которое суды пришли к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований в полном объёме в связи с тем, что незаконно используя средства индивидуализации, ответчик вёл активную предпринимательскую деятельность, заключая договоры на крупные суммы и продолжал нарушать исключительное право истца после того, как был уведомлён об этом. Суд по интеллектуальным правам, оставляя после повторного рассмотрения дела судебные акты нижестоящих судов без изменения, указал в Постановлении:
Установив указанные обстоятельства, учитывая длящийся характер нарушения исключительных прав истца, в том числе продолжавшегося в процессе судебного разбирательства, после подачи настоящего иска обществом «Геотерм», сумму, на которую ответчиком были заключены договоры (более чем на 80 000 000 рублей), исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3 постановления № 5/29 судами с ответчика взыскана компенсация в размере 2 700 000 рублей.
Учитывая выплаченную после первоначального рассмотрения спора компенсацию в размере 300 000 рублей, общая сумма взыскания составляет 3 000 000 рублей. Данная цифра представляется несоответствующей возможным убыткам правообладателя, однако согласно абз. 1 п. 43.3 Постановления 5/29, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом исковые требования были заявлены в размере 3 000 000 рублей.
Нарушение в отношении основного источника дохода правообладателя
Фактором, не поименованным в Постановлении 5/29, определяющим взыскание размера компенсации в размере, существенно выше минимального, является нарушение исключительного права на тот объект, создание которого непосредственно связано с основной деятельностью правообладателя.
Так, определяя размер компенсации за нарушение исключительных авторских прав фотографа по делу А60-37813/2013, Арбитражный суд Свердловской области указал следующее:
При определении размера компенсации суд учитывает то, что создание Варламовым И.А. фотографических произведений и их реализация являются основным видом предпринимательской деятельности и источником его дохода.
В данном случае требование о взыскании 210000 руб. является обоснованным и подлежащим удовлетворению.
17 Арбитражный апелляционный суд, рассматривая апелляционную жалобу ответчика, уделив особое внимание анализу оценки размера компенсации, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.
Таким образом, суды посчитали компенсацию в размере 210 тысяч рублей за неправомерное использование 7 фотографических произведений обоснованной на основании того, что "реализация" таких произведений - основной источник дохода предпринимателя, соответственно, нарушитель, незаконно использовав фотографические произведения без разрешения автора, оставил его без выплаты ему вознаграждения, на которое автор мог расчитывать при правомерном использовании произведений.
Постановление КС РФ № 28-П от 13.12.2016
В конце 2016 года одним из самых важных событий, повлиявших на порядок определения размера компенсации за нарушение исключительных прав, стало Постановление Конституционного Суда РФ №28-П от 13.12.2016 по делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края (далее - "Постановление 28-П").
Предыстория дела А03-22533/2014 проста и незатейлива. К предпринимателю был предъявлен стандартный иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фонограммы. Несмотря на грозную формулировку, это всего-навсего розничная продажа одного компакт-диска, который оказался контрафактным. Но печаль в том, что на диске имеется множество фонограмм, каждая из которых - самостоятельный результат интеллектуальной деятельности, а потому размеры взысканий исчисляются в сотнях тысяч рублей. Суд первой инстанции (судья Кулик М.А.) попытался разрешить спор по справедливости: всё же за продажу диска по цене 75 рублей взыскание 859 000 рублей компенсации (т.е. в 11453,33 раз больше стоимости) критерию соразмерности вряд ли отвечает. В решении суд указал на низкую степень общественной опасности деяния, несоразмерность компенсации последствиям нарушения, учёл наличие у предпринимателя ребёнка на иждивении с диагнозом ДЦП (и исследовал массу доказательств, подтверждающих затраты на лечение). Иными словами, суд пытался сделать всё возможное в рамках закона, понимая, что требуемый размер компенсации будет несправедливым и поставит предпринимателя, как минимум, в крайне тяжёлое положение, а то и вовсе на грань выживания. Взысканный размер компенсации в 15 000 рублей истца, разумеется, не устроил. Решение справедливое, но увы, противоречащее закону.
Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, а вот Суд по интеллектуальным правам отменил и направил на новое рассмотрение, в том числе указав на неправильное применение судами ст. 1252, 1301 ГК РФ.
Судья Кулик М.А. в ответ на это направил запрос о проверке конституционности пп. 1 ст. 1301, пп. 1 ст. 1311 и пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Конституционный Суд, рассматривая поставленные вопросы, изложил несколько существенных тезисов об экономическом неравенстве участников гражданского оборота и необходимости адекватного и справедливого подхода при определении размера компенсации.
Отдельно следует выделить следующее заключение Суда:
Причем, если применение подобной санкции к нарушителю - юридическому лицу обычно не приводит к непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников - физических лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою очередь, может не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации.
Дополнительно КС РФ указал:
(...) вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.
Это во многом согласуется с позицией Постановления 5/29, действовавшего в этот период, т.к. критерии степени вины нарушителя, тяжести нарушения, последствий (вероятных убытков правообладателя) и соразмерности компенсации последствия нарушения уже существовали. То есть, КС РФ ещё раз подтвердил необходимость их применения судами при разрешении вопроса о размере взыскиваемой компенсации.
Однако, стоит обратить особое внимание на "иные существенные обстоятельства". С учётом особенностей дела, послужившего поводом для запроса, неудивительно, что Постановлении 28-П также явно отмечено:
Тем самым суд, (...), не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.
Таким образом, Конституционный Суд фактически ввёл критерий определения компенсации исходя из положения нарушителя, что само по себе имеет огромное значение. При этом, очевидно, что "иные существенные обстоятельства" и "другие обстоятельства" не означают исчерпывающий перечень критериев.
К слову, по рассматриваемому делу размер компенсации был определён судом в размере 5 000 рублей, решение далее не обжаловалось. Так неравнодушный судья и трезвый подход Конституционного Суда помогли добиться справедливого судебного акта, которое имеет значение не только для конкретного ответчика-предпринимателя, но и для всех аналогичных дел.
Выводы
Резюмируя, следует прийти к закономерному заключению о том, что чем дольше, чаще и активнее неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тем выше вероятность удовлетворения исковых требований в большем объёме.
Соответственно, для того, чтобы увеличить шанс на взыскание компенсации в максимально возможном объёме (который будет ограничен размером исковых требований), необходимо доказывать обстоятельства, упомянутые выше. При этом особенно следует обратить внимание на срок неправомерного использования, неоднократность и активность предпринимательской деятельности нарушителя.
Вместе с тем, для того, чтобы снизить размер взыскиваемой компенсации, нужно доказывать однократность нарушения, отсутствие вины нарушителя, незначительность возможных убытков правообладателя и иные обстоятельства, указывающие на несоразмерность размера заявленных исковых требований последствиям нарушения.
Немаловажными являются и иные обстоятельства, устанавливаемые судами в каждом конкретном случае, в том числе, имущественное положение нарушителя.
