Критерии определения размера компенсации за нарушение исключительных прав

Одним из весьма актуальных вопросов является определение судами размера компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. При определении размера указанной компенсации суды вправе самостоятельно устанавливать её размер в весьма широких пределах, установленных законом. Вместе с тем, есть ряд факторов, которые подлежат обязательной оценке при разрешении вопроса о размере компенсации, которые влияют как на снижение размера компенсации, так и на удовлетворение исковых требований в полном объёме (при этом следует помнить, что суд не вправе взыскать сумму компенсации выше заявленных исковых требований).

Содержание:

  1. Срок незаконного использования
  2. Повторное нарушение исключительного права одного правообладателя
  3. Вероятные убытки правообладателя
  4. Иные обстоятельства
  5. Выводы

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав, суды руководствуются положениями ст. 1252, 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ и разъяснениями, данными в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление 5/29):

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Эти факторы исследуются в их совокупности в каждом конкретном случае и должны быть в обязательном порядке учтены судом при разрешении вопроса о размере компенсации.

Отдельное внимание следует обращать внимание на обстоятельства, непосредственно влияющие на размер взыскиваемой судом компенсации.

Срок незаконного использования

Срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, бесспорно, является одним из наиболее объективных критериев оценки, поскольку указанный срок можно установить при наличии соответствующих достоверных и допустимых доказательств с весьма высокой точностью, что снижает риск субъективного подхода при оценке данного фактора судом. При этом не вызывает сомнений то обстоятельство, что чем дольше нарушитель нарушал исключительное право правообладателя, тем выше возможные потери правообладателя, и, следовательно, тем больший размер должна иметь присуждаемая судом компенсация.

Так, изменяя решение АС г. Москвы по делу А40-23999/2014 в части размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 9 Арбитражный апелляционный суд указал, что:

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку уменьшая размер компенсации до его минимального размера 10.000 руб. суд первой инстанции не указал мотивы и не обосновал необходимость уменьшения данной суммы, а, кроме того, не учел длительный срок неправомерного использования товарного знака и не прекращения нарушения ответчиком прав истца до настоящего времени.

Указанным Постановлением 9 ААС изменил размер компенсации с 10 тысяч до 200 тысяч рублей. В данном Постановлении суд также отметил, что ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения, в течение двух лет (длительный срок незаконного использования); не только на сайте, но и в доменном имени, при поставке товара в различные регионы (характер нарушения); не прекратил нарушение после получения претензии истца (наличие вины нарушителя), что и послужило в совокупности основанием для изменения решения в части размера взыскания. Как усматривается из текста судебного акта, суд установил наличие нескольких оснований для взыскания компенсации в большем размере относительно минимально допустимого (10 тысяч рублей согласно ст. 1515 ГК РФ).

Многократное нарушение исключительного права одного правообладателя

Разумеется, если лицо последовательно и многократно нарушает исключительное право правообладателя, то репутационные риски правообладателя и потеря доверия потребителей товара или услуги будут выше, что, исходя из самой сути компенсации нарушенного права как восстановления имущественного положения, должно отражаться на размере взыскания.

Так, по делу А19-10563/2013 Арбитражный суд Иркутской области установил, что ответчиком был продан товар с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, и кроме того, ответчик неоднократно обращался с коммерческим предложением о регулярных оптовых поставках в адрес других юридических лиц. Отдельно суд указал, что:

При определении размера компенсации суд, учел, в частности, характер допущенного нарушения (неоднократность ввода спорного товара в гражданский оборот (реализация и предложение к продаже)), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности (непрекращение его в период рассмотрения настоящего спора), степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя (негативное отражение продажи контрафактного несертифицированного товара на репутации и коммерческой деятельности истца), и, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает необходимым присудить компенсацию в размере 300 000 руб.

Указанное решение было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, однако было оставлено Четвёртым арбитражным апелляционном судом и Судом по интеллектуальным правам без изменения. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ также было отказано.

Из вышеизложенного следует сделать вывод, что суды единогласно согласились в выводах о том, что многократность незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (наряду с другими обстоятельствами) может являться существенным основанием для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в полном объёме. При этом примечательно то, что реально зафиксированный факт продажи продукции был осуществлён на сумму 4800 рублей (1.6% от взысканной компенсации).

Вероятные убытки правообладателя

Указанное обстоятельство уже само по себе подразумевает невозможность точной оценки, и необходимость предполагать о том, могли ли быть убытки вообще, и в каком размере. В качестве исходных данных для таких предположений могут использоваться срок неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, характер и способы нарушения, сведения о предпринимательской деятельности нарушителя. Совершенно очевидно, что вероятные убытки правообладателя будут высоки, если нарушитель использует обозначение при осуществлении своей деятельности постоянно (например, в наименовании юридического лица) и ведёт активную предпринимательскую деятельность с многомиллионными оборотами. Справедливо и обратное: в случае однократного нарушения, например, при продаже одной контрафактной закладки стоимостью в 10 рублей, возможные убытки правообладателя от конкретно одного указанного правонарушения минимальны и неумолимо стремятся к нулю.

Наглядным примером является дело А70–7372/2012, рассматривая которое суды пришли к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований в полном объёме в связи с тем, что незаконно используя средства индивидуализации, ответчик вёл активную предпринимательскую деятельность, заключая договоры на крупные суммы и продолжал нарушать исключительное право истца после того, как был уведомлён об этом. Суд по интеллектуальным правам, оставляя после повторного рассмотрения дела судебные акты нижестоящих судов без изменения, указал в Постановлении:

Установив указанные обстоятельства, учитывая длящийся характер нарушения исключительных прав истца, в том числе продолжавшегося в процессе судебного разбирательства, после подачи настоящего иска обществом «Геотерм», сумму, на которую ответчиком были заключены договоры (более чем на 80 000 000 рублей), исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3 постановления № 5/29 судами с ответчика взыскана компенсация в размере 2 700 000 рублей.

Учитывая выплаченную после первоначального рассмотрения спора компенсацию в размере 300 000 рублей, общая сумма взыскания составляет 3 000 000 рублей. Данная цифра представляется несоответствующей возможным убыткам правообладателя, однако согласно абз. 1 п. 43.3 Постановления 5/29, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом исковые требования были заявлены в размере 3 000 000 рублей.

Иные обстоятельства

Фактором, не поименованным в Постановлении 5/29, определяющим взыскание размера компенсации в размере, существенно выше минимального, является нарушение исключительного права на тот объект, создание которого непосредственно связано с основной деятельностью правообладателя.

Так, определяя размер компенсации за нарушение исключительных авторских прав фотографа по делу А60-37813/2013, Арбитражный суд Свердловской области указал следующее:

При определении размера компенсации суд учитывает то, что создание Варламовым И.А. фотографический произведений и их реализация являются основным видом предпринимательской деятельности и источником его дохода.
В данном случае требование о взыскании 210000 руб. является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

17 Арбитражный апелляционный суд, рассматривая апелляционную жалобу ответчика, уделив особое внимание анализу оценки размера компенсации, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.

Таким образом, суды посчитали компенсацию в размере 210 тысяч рублей за неправомерное использование 7 фотографических произведений обоснованной на основании того, что "реализация" таких произведений - основной источник дохода предпринимателя, соответственно, нарушитель, незаконно использовав фотографические произведения без разрешения автора, оставил его без выплаты ему вознаграждения, на которое автор мог расчитывать при правомерном использовании произведений.

Выводы

Резюмируя, следует прийти к закономерному заключению о том, что чем дольше, чаще и активнее неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тем выше вероятность удовлетворения исковых требований в большем объёме.

Соответственно, для того, чтобы увеличить шанс на взыскание компенсации в максимально возможном объёме (который будет ограничен размером исковых требований), необходимо доказывать обстоятельства, упомянутые выше. При этом особенно следует обратить внимание на срок неправомерного использования, неоднократность и активность предпринимательской деятельности нарушителя.

Вместе с тем, для того, чтобы снизить размер взыскиваемой компенсации, нужно доказывать однократность нарушения, отсутствие вины нарушителя, незначительность возможных убытков правообладателя и иные обстоятельства, указывающие на несоразмерность размера заявленных исковых требований последствиям нарушения.

Опубликовано